内容提要：商标权与著作权发生冲突时，既要保护在先著作权人合法权益，也要关注在后商标权人的正当权益。司法实践中，法院要加强对权利冲突案件的司法审查，妥善处理纠纷。保护在先著作权，以禁令形式撤销商标权是解决权利冲突的首要原则，客观上却导致了公平效益的缺失。因此，在确认侵犯在先著作权的前提下，司法应该兼顾公平与效益，作出更为合理的裁判；同时应充分倡导权利人的意思自治，以和解实现共赢。

    关键词：商标权  著作权  权利冲突  公平效益

    近年来，伴随着知识产权日益成为社会竞争的重心，知识产权之间的权利冲突现象日渐显现，商标权与著作权的权利冲突就是其中的重要表现之一。商标权与著作权的冲突是指不同的主体依据商标法和著作权法对同一客体分别享有商标权与著作权，由此而产生的商标权人和著作权人实际利益关系相互抵触的法律状态。从法理来讲，著作权与商标权相比一般是在先权利，因为具有独创性的商标标识在取得注册之前首先要设计创作完成，而著作权自该标识（作品）创作完成即自动产生。司法实践中，商标权与著作权冲突的典型案例屡屡成为社会关注的焦点，诉讼长达两年之久的“上岛咖啡” [1]注册商标权与著作权冲突纠纷更是引发理论界和实务界的广泛争论，值得我们反思。

    一、商标权与著作权冲突的成因分析

    （一）商标权与著作权指向同一客体

    客体的同一性是权利冲突存在的首要条件。著作权是权利人对具有独创性、可复制性的智力创作成果所享有的权利，保护的是作品的独创性，其客体属于智力劳动成果；商标权是权利人对其注册商标依法享有的专有使用权，保护的是商标的识别性，其客体属于工商业标记。可见，商标权与著作权作为两项不同的知识产权，在权利的性质及功能上均有较大差别，一般不会发生权利冲突。

    但如果当事人未经许可，将他人享有著作权的作品申请为注册商标或者作为商标加以使用，即某个受著作权法保护的“独创性”作品同时又具备商标法要求的“识别性”，商标权与著作权指向同一客体时，就会产生权利冲突。实践中，商标权与著作权冲突主要表现为商标申请人将他人享有著作权的具有显著性的文字、美术、摄影等作品注册为商标，该标识（作品）受商标法和著作权法的双重保护，由此产生商标权与在先著作权的权利冲突。

    （二）商标权与著作权的权利取得方式不同

    根据法律规定，著作权适用自动取得制度，自作品创作完成起依法自动产生；自动取得制度未进行公示，其权利人很难为外界所知。商标权适用注册登记制度，由商标申请人按法定程序向商标管理部门申请后核准注册而产生，并向社会公告。一明一暗的两种权利状态，导致在商标注册过程中，难免会出现商标申请人确实不知道存在其他著作权人或者明知却隐瞒商标管理部门的情形。商标管理部门在审查过程中客观上也无法知晓著作权人的真实存在，最终导致商标权侵犯在先著作权的后果。

    （三）商标权与著作权分属不同主体

    因为商标权与著作权分属不同的权利主体，才导致权利冲突的发生具有了现实可能性。商标权与著作权的权利冲突实质上是权利人之间实际利益的矛盾和抵触，只有当依存于同一客体之上的商标权与著作权分属于不同的主体，这种利益的矛盾和抵触才有可能发生。如果两种利益属于同一主体享有，那么权利人就可以选择商标法或著作权法对其客体进行双重保护，权利冲突就不会实际发生，而是构成了权利的竞合。

    二、商标权与著作权冲突的解决原则

    （一）保护在先权利原则

    尊重和保护在先权利是解决知识产权权利冲突的基本原则。保护在先权利原则要求在后权利的创设、行使均不得侵犯在此之前已存在并受法律保护的在先权利。侵权不可能产生新的权利。如果在后权利是以侵犯他人在先权利为基础，将可能被认定无效或权利受到限制。因此，擅自将他人享有著作权的作品注册产生的商标权，是一种存在于他人合法在先权利基础上的有瑕疵的民事权利。当商标权与著作权发生冲突时，根据保护在先权利原则，在后的商标权可能被依法撤销。

    各国知识产权立法几乎毫无例外地贯彻这一原则。《德国商标法》规定，“商标注册人以外的其他人，在注册商标的在先权日之前，已获得上述第9条至第12条所述权利之外的其他权利，并且该权利人有权禁止在整个德国领土范围内使用该注册商标，则可撤销该商标的注册。前款所述的其他权利包括：三、著作权；…”《意大利商标法》规定，“除不符合第16条所列举事项的标识之外，下列也不得被注册:…六、标识的使用将侵犯他人的著作权、工业产权或其他专有权。”我国台湾地区1997年修订的《商标法》规定，“商标注册后有下列情形之一者，商标主管机关应依职权或利害关系人申请撤销商标专用权: …四、商标侵害他人之著作权、新式样专利或其它权利，经判决确定者。”[2]

    我国《商标法》规定，“申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突”，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。并规定初步审定的商标在《商标公告》上公布，任何人自公告之日起三个月内可以对不具备合法性、显著性、非功能性和侵犯在先权利的初审商标提出异议。如果异议成立，则商标不予注册。商标法第41条规定，如果在后商标权侵犯他人在先权利，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标；对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。可见，我国立法和国际保持一致，均旗帜鲜明的确立保护在先权利原则。司法实践也以此为据，在商标权与著作权冲突案件中保护的是在先著作权，前述的“上岛咖啡”案以及早期著名的“武松打虎图”[3]、“三毛及图”[4]等诸多典型判例，无一例外以侵犯在先著作权为由撤销了商标权。

    （二）权利丧失原则

    权利丧失原则是对权利人行使权利的限制，体现了知识产权利益平衡的宗旨。权利丧失原则，就是若权利人明知或者应知享有权利，却于一定时间怠于行使，则丧失对在后权利的撤销权。在商标权与著作权冲突中，在先著作权人本有权撤销在后注册的商标或禁止商标使用，如果其怠于行使权利而容忍在后商标一定时期，就会丧失撤销该商标或禁止商标使用的权利。这一制度是为了维持商标权人、著作权人以及社会公众之间的利益平衡。因为在先著作权人容忍在后商标的长期使用，商标权人便会产生在先著作权人不再追究的信赖，并基于这种信赖对其商标进行投资和宣传，该商标可能成为消费者选择商品或服务的稳定标志，产生较高信誉价值。此时，如果还一味撤销在后商标，会使在后商标权人的所有投资和心血付之东流，苦心积累的商誉价值毁于一旦；如果著作权人再许可第三人将其作品注册为商标，那么第三人就会承继原商标权人创造的无形资产，消费者也要重新识别商品来源、辨析商品质量；这无疑是不合理的。因此，法律应当对在先著作权人的权利行使进行必要限制，规定一定的撤销期间，以平衡商标权人与在先著作权人之间的利益。

    纵观各国，《美国商标法》规定，在先著作权人可以请求撤销在后商标的注册。该请求权的行使期限是5年，自在后商标注册之日起计算。超过5年，在先权利人即丧失请求撤销在后商标的权利，除非在后商标是通过欺骗的手段注册的。”《德国商标法》对在先权利人的撤销权分别规定了两个例外:一是著作权人在明知的情况下，默认商标权人连续5年使用作品，那么该著作权人无权再禁止商标权的行使；二是如果著作权人在提起撤销请求之前同意了该商标的注册，则不可以撤销该商标的注册。另外，《意大利商标法》规定，当商标侵犯在先著作权时，原则上该商标无效，但在以下两种情形下除外：一是商标已因其使用而获得显著性；二是著作权人明知且容忍善意的商标权人连续使用商标长达5年以上。[5]

    根据我国商标法规定，自商标注册之日起满五年，在先权利人将丧失申请撤销商标的权利；但驰名商标是个例外，对恶意注册的不受五年的时间限制。该规定有利于督促权利人积极行使权利，保护在后商标权人的利益。当然，在丧失撤销权之后，在先著作权人仍可在诉讼时效期间内对商标权人提起侵权的民事诉讼，此时法院不应再判令停止使用该注册商标，但商标权人仍应当支付相应的著作权许可使用费。

    （三）公平效益原则

    利益是权利的基础和根本内容，又是权利的目标指向，是人们设定某项法律制度所要达到的目的之所在。[6] 从法律经济学的观点看，法律制度应当以效益为价值取向，应当朝着促进社会经济效益最大化的方向发展。在配置可能冲突的权利时，应当在维护法律公平正义的前提下，兼顾当事人之间、当事人与社会公众之间的利益平衡。商标权与著作权发生冲突，强制性剥夺任一权利，都将带给权利人巨大的损失。因此，如果各权利人能够权衡利弊，相互冲突的两项权利能够达成谅解，例如采取赔礼道歉，签订许可使用协议、赔偿权利人经济损失、支付使用费等多种形式；以此避免商标权被撤销，著作权人也获得了人身及财产权利上的保障，能最大程度的实现公平与效益。

    三、商标权与著作权冲突案件的司法审查

    我国现行立法和司法对商标权与著作权的冲突有两类救济途径：一是事前救济，包括商标局依职权驳回申请和在先权利人在异议期间提出异议；二是事后救济，包括在先权利人向商标评审委员会申请撤销注册商标和直接向人民法院提起侵权之诉。在现有法律框架下，法院在审理涉及商标权与著作权冲突的民事及行政案件时，应该针对具体案情，注重以下方面的司法审查。

    （一）作品的认定

    作品是著作权产生的前提和基础；没有作品，就没有著作权，也就不会发生著作权与商标权的冲突。依据《著作权法实施条例》，作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。其中，独创性是构成作品的关键条件。而独创性的判断是一种对智力创造程度质与量的综合分析，立法难以规定独创性的具体量化标准。

    司法实践中，美术、摄影等作品因其显著性成为了商标常见的表现形式，容易引发商标权与著作权的冲突，其独创性判断相对容易。同时，经常有当事人要求依著作权法保护其作品标题或者角色名称等；对此，我们仍要以其是否达到了一定的独创性高度为标准进行判断。作品标题，是作品主题思想的集中反映，如果符合独创性条件的，应受著作权法保护。但是大部分的作品标题表现形式有限，往往采取借用、模仿属于公有领域的字、词、句作为标题，达不到独创性高度的要求，很难脱离作品整体而单独成为著作权法保护的客体。早期的儿歌《娃哈哈》作者状告杭州娃哈哈集团侵犯娃哈哈歌名著作权一案，上海市第二中级人民法院就以“作品名称不在著作权法保护之列”为由驳回了原告的诉讼请求。[7]2008年，连环画《灌篮高手》的著作权人主张“灌篮高手”商标与其书名标题相同，损害在先著作权一案中，商标评审委员会及法院均以“灌篮高手”不具备文字作品要求的独创性，不是著作权法保护的文字作品为由，不予支持著作权人的主张。[8]至于作品中的虚拟角色名称，因其具有虚拟性质，谈不上“姓名权”或“肖像权”，不能得到传统民法的保护；学者提出的角色商品化权现无明确法律依据；单一的角色名称同样不具有独创性，不属于著作权法保护的作品。例如，在“龙太子”商标侵权案中，被告就抗辩“龙太子”来源于其享有著作权的作品《龙族天下》及后续创作的动画片《龙脉传奇》中主人公名称“龙太子”，是著作权的合理使用；但法院以“龙太子”文字组合不具有独创性，不属于著作权法保护的作品为由，未采纳该抗辩理由。[9]可见，在司法审查中，我们要从独创性高度合理认定争议对象是否属于著作权法保护的作品范畴，排除那些不受保护“非作品”对象，这是正确处理商标权与著作权冲突的前提。

    （二）著作权的在先性

    保护在先权利是处理知识产权权利冲突的基本原则之一，它要求同一客体上存在多个相互冲突的知识产权时，按照权利取得的先后顺序保护在先权利。因著作权自创作完成自动产生，而商标权自注册登记产生，著作权的在先性要求该作品的创作完成时间须早于商标的申请注册时间。否则，不仅不能产生在先著作权，著作权本身的合法性也成为问题。

    （三）实质性相似加接触可能性的判定

    “实质性相似加接触可能性”是司法实践中判断著作权侵权的一个普遍规则，由于商标权与著作权冲突的表现形式与侵犯著作权相似，同样适用以上规则。

    “实质性相似”是从作品相关公众的角度来说，即一般读者在比较了两部作品后，认为两者相似到一种程度，除了认为复制而不可能有其他合理解释，则可以认定两者存在着“实质性相似”。在作品比对时，应排除作品中不受著作权法保护的思想以及属于公有领域的表达，仅对作品的独创性部分进行比对。

    “接触可能性”是从普通公众的视角，按照法律及社会一般惯例推测接触的可能性，涉及到商标权人明知或者应知的主观状态。凡依社会通常认定，被告（商标权人）应有“合理之机会”或“合理之可能性”阅读或者听闻原告（著作权人）的著作，即足以构成接触。对于“接触”，可以以直接证据来证明，比如证明被告曾阅读过、见到过、购买过、收到过、被告曾在原告处工作等方式接触过原告的作品；也可以间接证据予以证明，比如原告作品在被告作品之前已通过发行、展览、表演、放映、广播等方式公之于众，原告之前已对其作品办理注册或者登记，而注册或者登记档案可供公众查阅。[10]实践中，当两作品采用相同的风格、技巧或者连作品中的细微表现及错误均极其一致，难以用偶然来解释，足以排除独立创造的可能，则可以认定存在接触可能性。鉴于著作权法并不排斥不同主体各自独立创作完成相同或相近的作品，如果商标权人能够证明在后商标系独立设计完成，则不构成对他人在先著作权的侵犯。因此，司法审查中要重视对“接触可能性”的认定。

    （四）商标权人是否获得著作权使用许可

    商标权与著作权冲突案件中，如果诉争商标使用了他人作品，但事先或事后经过著作权人许可，则可以排除商标注册的违法性。我国《著作权法》第二十四条规定，“使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同，本法规定可以不经许可的除外。”《著作权法实施条例》第二十三条，“使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同，许可使用的权利是专有使用权的，应当采取书面形式，但是报社、期刊社刊登作品除外。”根据上述规定，使用他人作品注册商标应当取得著作权人的明确许可，商标权人应该对此承担举证责任。

    关于著作权使用许可是否必须采用书面形式的问题，司法实践中产生了较大争议。有人认为，根据著作权法规定，著作权许可使用合同应当采用书面形式；因著作权法属于特别法，合同法属于一般法，根据特别法优于一般法原则，认定著作权许可使用合同是否成立应适用著作权法中的特别规定，坚决反对默示许可这种认定。[11]另有人认为，著作权的许可使用不以签订书面合同为要件，合同法允许当事人以除书面形式以外的其他形式订立合同，只要凭借在案证据可以认定当事人之间具有著作权许可的意思，就可以推定著作权许可关系成立。[12]

    最为典型的案例是“上岛咖啡”案，争议焦点就在于判定争议商标的注册是否事先得到了著作权人的许可。对于商标评审委员会撤销“上岛及图”注册商标的决定，北京第一中级人民法院认为，著作权人明知“上岛及图”注册及转让行为而不予制止，是一种默认，从而撤销了商标评审委员会的决定。而北京市高级人民法院终审认为，著作权的许可使用要得到权利人的明确授权，撤销了北京第一中级人民法院的判决，支持了商标评审委员会的决定。[13]对此，笔者认为，将著作权作品许可注册为商标，是在著作权基础上产生一种新的商标权利，不同于一般的著作权许可使用。因此，该授权许可应以著作权人直接明确的意思表示为标准，一般应订立书面合同，不宜采用意思推定的形式予以认定。但是，如果著作权人明知他人将其作品注册为商标却未提出异议，并且还收取一定的费用或者参与商标权人一起经营，就应当适用《合同法》第三十六条“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”的规定。此时，司法不应再苛求商标权人与著作权人之间必须有一个书面许可合同，应当依据诚实信用和维护公平竞争的原则认定许可使用合同成立。

    四、公平效益视角下的妥善解决之道

    商标权和在先著作权冲突案件中，商标权人应承担停止侵权，赔偿损失的法律责任，侵权取得的商标将可能被撤销。从法律本身看，这样的结果是合法、明确的，有利于指引法律关系的构建。但现实中案情复杂并利益交织，直接判令撤销商标却未必是最恰当的处理方式。如果在后商标权人通过长期经营投入，在商标上附加了巨大的商誉价值，商业信誉已经与商业标记（作品）融为一体时，我们是否可以在保护在先著作权的前提下，充分发挥法律智慧，探寻更为妥善的冲突解决之道。

    （一）创新司法裁判，实现公平与效益

    从司法实践看，径行撤销商标的代价是沉重的。“武松打虎图”一案中，景阳岗酒厂从1980年开始使用武松打虎作品到1996年诉讼，酒厂通过苦心经营赋予了“武松打虎图”巨大的经济价值，作为商标所产生的经济效益远远超过了美术作品著作权本身的价值，商誉价值恰恰是在先著作权所不能包容的。此时撤销商标权，不仅商标权人过往的努力付之一炬，著作权人获得的也只是精神上的满足和一部分的损害赔偿，带来了严重的利益失衡。为此，有学者提出“法院可以判令被告支付略高于市场标准的使用费”的观点，为司法程序中妥善解决商标权与著作权的冲突提供了一些思路。

    对此，我国知识产权立法已经有所回应。2001年颁布的《计算机软件保护条例》第三十条规定，“软件的复制品持有人不知道也没有合理理由应当知道该软件是侵权复制品的，不承担赔偿责任；但是，应当停止使用、销毁该侵权复制品。如果停止使用并销毁该侵权复制品将给复制品使用人造成重大损失的，复制品使用人可以在向软件著作权人支付合理费用后继续使用。”可见，我国知识产权立法已经允许在特定条件下，即停止使用将给使用人造成重大损失，损害社会公共利益或重大利益的情况下，允许使用人向著作权人支付合理费用后继续使用。在公平效益的原则下，知识产权立法和司法也在社会发展中不断调整，积极创新并回应现实。在商标权与著作权冲突的案件中，我们可以兼顾公平与效益，作出更为合理的司法裁判。

    正如美国著作权法专家尼姆教授所言：“当禁令对重大社会利益造成损害时，法院可以判令被告向权利人支付赔偿金或者继续使用费，而不向被告发布禁令。”实践中，商标权人虽然侵犯在先著作权，如果主观系善意，不存在“搭便车”的故意，商标已经被公众广泛认可，具有了相当价值的商誉。此时，我们可以在个案中创新司法裁判方式，允许采取停止侵权以外的解决方式；在确认侵权在先著作权的前提下，商标权得以有条件的存续。由商标权人向著作权人赔礼道歉、赔偿损失，并以高于市场标准支付使用费等方式补偿著作权人；同时，商标权的行使范围和方式将受到限制，不得涉足著作权行使可能接触的领域，并有明示著作权人、避免混淆的义务。但实践中我们仍应谨慎适用禁令以外的处理方式，防止扩大化适用。

    （二）意思自治优先，以和解实现共赢

    著作权具有智力成果权特性，权利人除了实现署名权、保护作品完整权等人身权利以外，主要是为了实现作品的财产权利，一般不会跨越到工商业领域表现出“识别性”；而商标权只在商品或服务的流通领域，以“识别性”彰显商品来源。可见，两权利的使用方式有明显分野，不会产生难以调和的矛盾。许可著作权作品以商标形式使用，通常不会对著作权人的著作权市场利益构成损害，反而会给著作权人带来可观的许可费用，符合经济学上的“帕累托最优”[14]。

    权利人是自己利益的最佳判断者，会作出理性的、效益最大化的选择，从而实现资源配置的最优化。知识产权是一种私权，应当充分尊重并赋予当事人意思自治，倡导最有效率的协商解决冲突，避免当事人的诉累和司法资源的浪费。司法机关作为居间裁判者，在权利冲突中应该引导双方以和解方式止诉息讼，克服强制判决的局限性。在商标权与著作权冲突案件中，应该优先适用私权特有的和解、调解方式。司法机关应该充分发挥司法能动性，积极促成权利人达成和解协议。相对于刚性的侵权禁令，和解可以使著作权人获得经济补偿，实现了著作财产权；商标权人支付经济补偿，通过著作权许可使用或者受让著作权等方式获得授权合法使用作品，商标权得以在已有商誉价值的基础上存续，两者以和解实现了共赢，这是我们最乐于看到的结果。

    注释：

    [1]上海上岛注册了“上岛及图”商标并使用多年，股东陈文敏拥有“上岛及图”著作权，后陈文敏退出上海上岛另立杭州上岛，并提出撤销上岛商标的诉讼。历经波澜，2005年7月法院终审判决，以侵犯在先著作权为由，正式撤销上海上岛对“上岛及图”商标使用权。

    [2]丁鹏：《论著作权与商标权冲突的协调机制》，载《河南公安高等专科学校学报》2007年12期，第90页。

    [3]1954年画家刘继卣创作了组画“武松打虎图”。1980年山东省景阳岗酒厂对组画修改后，作为装潢用在生产的白酒酒瓶上，并于1989年申请为注册商标。1996年画家刘继卣的继承人以景阳岗酒厂侵犯在先著作权为由诉至法院，法院判决被告停止使用“武松打虎图”并赔偿经济损失20万元。1997年商标评审委员会撤销“武松打虎图”注册商标。

    [4]1996年初，已故漫画家张乐平的继承人冯雏音等，发现江苏三毛集团申请取得“三毛”漫画形象注册商标并对外宣传销售产品，故以三毛集团侵犯其著作权为由向法院起诉。法院终审判决三毛集团停止在产品、企业形象上使用“三毛”漫画作品并赔偿经济损失10万元。

    [5]同注2，第91页。

    [6]吴汉东：《知识产权法》，法律出版社2004年版，第39页。

    [7]参见上海市第二中级人民法院（1998）沪二中知初字第5号民事判决书。

    [8]参见商评字（2008）第05727号商标争议裁定，后当事人提起行政诉讼，北京市第一中级人民法院作出（2008）一中行初字第1757号行政判决，判决维持行政裁定。

    [9]参见杭州市滨江区人民法院（2009）杭滨知初字第29号民事判决书。

    [10]陈锦川：《2006年北京市高级人民法院著作权案例要点及评析》，载《中国版权》2007年7期，第58页。

    [11]吴新华：《商标权与著作权冲突的认定与处理》，载《中华商标》2006年第6期，第31-39页。

    [12]吕卫红：《杭州上海的“上岛”之争：一个典型性内讧标本》，载《检察日报》2006年2月22日。

    [13]参见商评字〔2004〕第3135号《关于第1207183号“上岛及图”商标争议裁定书》，北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第686号行政判决，北京市高级人民法院（2005）高行终字第111号行政判决。

    [14]帕累托最优：假定固有的一群人和可分配的资源，从一种分配状态到另一种状态的变化中，在没有使任何人境况变坏的前提下，使得至少一个人变得更好，这是资源分配的一种理想状态。

    （作者单位：浙江省杭州市滨江区人民法院）