原告：太原重型机器厂。

被告：太原电子系统工程公司。

被告：阳泉电子设备二厂。

１９８５年９月５日，原告太原重刑机器厂向国家专利局申请了“磁镜式直流电弧炉”的实用新型专利，１９８６年８月２３日经国家专利局批准授予其实用新型专利，专利号为８５２０３７１７。据其权利要求书和说明书的描述，磁镜式直流电弧炉的主要技术特征，是在普通的电弧炉炉体的上部，垂直于炉体中心线增设一个环绕炉体的磁镜线圈，其作用在于使炉体内部形成一个上强下弱的磁场。

台湾锦贸兴业股份有限公司得知此项实用新型专利后，从１９９０年５月５日至１９９２年１月２８日期间，曾多次来人来函向太原重型机器厂表示，愿以３０万美元的价格购买该项专利。但双方一直未能谈妥。１９９２年２月，该项专利的第一发明人王子■从太原重型机器厂离休，到被告太原电子系统工程公司担任顾问，台湾锦贸兴业股份有限公司即终止了与太原重型机器厂的谈判。

１９９２年５月１０日，被告太原电子系统工程公司接受台湾锦贸兴业股份有限公司在香港的代理商香港协和电脑器材公司的委托，按台湾锦贸公司提出的“磁会切电弧炉”技术方案的要求，为该公司加工４只激磁线圈，费用为６万美元。太原电子系统工程公司接受委托后，于同年６月１日又委托被告阳泉电子设备二厂加工该４只激磁线圈，费用为２９万元人民币。

原告太原重刑机器厂获悉此事后，认为两被告接受委托加工的激磁线圈是用于直流电弧炉的，侵犯了其“磁镜式直流电弧炉”实用新型专利，遂先于１９９３年３月９日向太原市中级人民法院提出了诉前保全申请，要求查封已加工完成尚未运走的两只激磁线圈及“磁会切电弧炉”技术方案等有关资料。该院在其提供了担保的情况下，于同月１５日裁定查封了上述标的物。同月２７日，太原重型机器厂向太原市中级人民法院提起诉讼。称：“磁镜式直流电弧炉”系其实用新型专利产品。被告太原电子系统工程公司委托被告阳泉电子设备二厂加工生产的激磁线圈，即为其专利产品的磁镜线圈。两被告未经许可，以生产经营为目的，制造、销售其专利产品，构成了共同侵权。请求判令两被告立即停止侵权行为，赔偿其经济损失３０万美元。

被告太原电子系统工程公司答辩称：此激磁线圈并非原告的发明，且原告专利产品的独立权利要求中并未描述其磁镜线圈的必要技术特征。请求依法驳回原告的起诉，判令原告承担因申请诉前保全错误给我公司造成的经济损失和信誉损失。

被告阳泉电子设备二厂答辩称：我厂接受委托加工的激磁线圈只是一个部件，该部件的激磁技术在各种工业性仪表产品中广泛使用。原告把激磁线圈的原理和技术用于其专利产品中，并不等于激磁线圈就是原告的专利产品。因此，我厂加工激磁线圈不构成对原告专利产品的侵权。请求驳回原告的起诉，并判令原告赔偿因申请诉前保全错误给我厂造成的经济损失。

【审判】

太原市中级人民法院经审理认为：原告的实用新型专利，其法律保护范围系专利权利要求书中记载的“磁镜式直流电弧炉”的全部的必要的技术特征，只有全部覆盖了这些技术特征，才构成对原告专利权的侵害。两被告生产的激磁线圈的技术特征并未覆盖原告的专利权保护范围，故不构成对原告专利权的侵权。原告的诉讼请求不能成立，不予支持。原告因申请诉前保全有错误，应当赔偿被告因此所受到的损失。依据《中华人民共和国专利法》第五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十六条的规定，于１９９３年１１月１日判决如下：

一、驳回原告太原重型机器厂的诉讼请求。

二、原告赔偿被告太原电子系统工程公司损失费２２８４８元。

太原重型机器厂不服此判决，向山西省高级人民法院提起上诉，认为太原电子系统工程公司和阳泉电子设备二厂的行为已对其专利构成了间接侵权。请求撤销一审判决，并判定二被上诉人侵犯了我厂的专利权并赔偿损失。

太原电子系统工程公司答辩称：我公司的行为不构成对上诉人专利的间接侵权。请求驳回上诉，维持原判。

二审审理过程中，山西省高级人民法院委托机械部西安电炉研究所对太原重型机器厂的“磁镜式直流电弧炉”的实用新型专利技术方案与太原电子系统工程公司提供的台湾锦贸公司“磁会切电弧炉”技术方案进行了技术鉴定。鉴定报告认为：该两种技术方案在原理、结构、效果、手段等方面基本相同。又经委托山西省专利管理局论证，论证认为被上诉人的行为已构成间接侵权。

山西省高级人民法院认为：上诉人发明的磁镜式直流电弧炉是经国家专利局授权的有效专利。在该专利的有效期限内，被上诉人太原电子系统工程公司未经专利权人许可，客观上实施了为直接侵权人加工该专利产品核心内容的专用部件激磁线圈的行为，主观上具有诱导他人直接侵权的故意，该行为与直接侵权有明显的因果关系，故已构成对上诉人专利的间接侵权。被上诉人阳泉电子设备二厂受太原电子系统工程公司的委托，加工生产了该专利产品的专用部件激磁线圈，客观上也构成了对上诉人专利的共同间接侵权。二被上诉人应共同承担侵权的赔偿责任。但阳泉电子设备二厂主观上不具有侵犯上诉人专利的明显故意，应减轻其责任。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第十二条、第六十条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，于１９９４年７月２日判决如下：

一、撤销一审判决。

二、两被上诉人立即停止对上诉人专利的侵权行为。

三、被上诉人太原电子系统工程公司赔偿上诉人专利侵权损失费５１９６００元，自本判决生效后十日内付清。

四、被上诉人阳泉电子设备二厂对上述第三项承担其中２９万元的连带赔偿责任。赔偿后，有权向太原电子系统工程公司追偿。

终审判决后，太原电子系统工程公司仍持异议，自行请中科院化工冶金研究所对“磁镜式直流电弧炉”和“磁会切电弧炉”两种技术方案进行了鉴定。鉴定认为：两者的设计方案、作用机制基本相同，但后者比前者要先进；两者都是对电弧炉的改造，类似改造以前也有过。据此，太原电子系统工程公司以终审判决认定其加工行为构成对太原重型机器厂实用新型专利间接侵权缺乏事实和法律依据，以及本公司已向国家专利局复审委员会提出了宣告太原重型机器厂“磁镜式直流电弧炉”实用新型专利权无效的请求，国家专利局复审委员会已立案受理为理由，向山西省高级人民法院申请再审。该院在立案审查期间，又委托国家专利局复审委员会对争议的两种技术方案进行了技术判定，结论是：“磁镜式直流电弧炉”技术更接近以前有过的技术。据此，山西省高级人民法院认为，本院原审有错误，太原电子系统工程公司的再审申请符合再审条件。于１９９５年５月２５日作出裁定，决定对本案予以再审。

再审查明：国家专利局复审委员会已经立案受理了太原电子系统工程公司提出的宣告太原重型机器厂“磁镜式直流电弧炉”实用新型专利权无效的请求，但还没有结果。

再审过程中，经法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

一、太原重型机器厂诉两被告人“磁镜式直流电弧炉”专利侵权，太原电子系统工程公司申请对该实用新型专利权无效之请求，双方协商同意和解，不再互相追究责任。

二、原一、二审诉讼费、鉴定费共计５０８３２元，太原重型机器厂负担２５４１６元，太原电子系统工程公司和阳泉电子设备二厂共同负担２５４１６元。

山西省高级人民法院认为，上述协议符合有关法律规定，予以确认。于１９９６年６月２０日制发了调解书。

【评析】

太原重型机器厂作为“磁镜式直流电弧炉”实用新型专利权的权利人，在一审起诉时主张被告未经其许可，以生产经营为目的，制造、销售其专利产品，构成了对其专利权的侵犯，提出的是直接侵犯专利权的诉讼。该诉讼请求被一审驳回后，该厂在上诉中变更诉讼理由为被告的行为对其专利权构成了间接侵权。二审认定被告未经专利权人许可，客观上为直接侵权人加工专利产品核心专用部件，主观上具有诱导他人直接侵权的故意，被告的行为与直接侵权有明显的因果关系，支持了该厂的上诉理由。被告之一申请再审后，原二审法院经过再审，虽是以双方当事人各自放弃其主张而调解结案，但实际上等于是否定了间接侵权的上诉审结果。为什么会出现这样的差别和反复，究其原因，应在对本案所发生的事实是否构成间接专利侵权的正确认定上。

专利侵权行为，根据行为人的不同身份、不同的目的和不同的行为方式、动机，可分为直接专利侵权行为和间接专利侵权行为。一般来说，法律所规定的专利侵权行为，是由于行为人本身的行为直接造成的，即为直接专利侵权行为。如果行为人本身的行为并不构成专利侵权，但是，行为人的行为实际上却鼓动、怂恿或者教唆、诱导了他人实施专利侵权行为的，这种行为即为间接专利侵权行为。

间接专利侵权行为的特征在于：行为人有唆使或诱导他人侵权的主观故意，客观上为直接专利侵权行为的发生提供了必要条件，而且行为人因其行为获取了一定的不法利益。比如，为直接专利侵权行为制造、销售能够直接用于专利侵权产品上的关键、核心或专用部件，或者提供专门用于实施专利方法的材料或设备，而且是明知这些物品为了用于专利侵权产品而特别制造或提供。显然，间接专利侵权行为促使、加速或帮助了直接专利侵权行为的完成，两者又构成了共同侵权。由此可见，间接专利侵权行为是以第三人的直接专利侵权行为为基础，并提供必要条件促使直接专利侵权行为的实施和完成。所以，认定间接专利侵权行为，必须先认定第三人的行为是否属专利侵权行为。比如，在本案中，只有认定了第三人即案外人台湾锦贸公司的“磁会切电弧炉”技术是属于侵犯太原重型机器厂“磁镜式直流电弧炉”实用新型专利的技术，才能进一步认定太原电子系统工程公司为台湾锦贸公司加工用于“磁会切电弧炉”的关键专用部件激磁线圈的行为，是间接专利侵权行为。本案再审期间，太原电子系统工程公司向专利复审委员会提出请求宣告太原重型机器厂的专利权无效。专利复审委员会经初步审查认为太原重型机器厂的专利技术“更接近以前有过的技术”，即专利权可能被宣告无效。据此，专利权人放弃了侵权诉讼请求，再审申请人放弃了宣告专利权无效的请求，双方达成了调解协议。由此可见，在我国的专利侵权诉讼中，被告请求宣告原告的专利权无效是有效的抗辩理由之一。这与大多数国家的专利司法实践是一致的。